Markalar için Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine ya da kalitesine doğrudan atıfta bulunan işaretlerdir.

Bir işaretin tanımlayıcı nitelikte kabul edilebilmesi için işaretin mal ya da hizmetin mutlaka çok vazgeçilmez önemde bir özelliğini belirtiyor olmasına gerek yoktur. Bu hükmün temel amacı, ilgili sektörde faaliyet gösteren herkesin kullanımına açık olması gereken tanımlayıcı işaretlerin tek kişinin tekeline verilmesinin önüne geçerek kamu yararını gözetmektir. Yani, mal ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten işaretlerin ilgili herkes tarafından serbestçe kullanımını temin etmektir. Böylece tanımlayıcı bir işaretin tek bir kişinin tekeline verilmek suretiyle diğer işletmelere ve rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlamasını engellemektir.

Bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için, işaret ile mal veya hizmet arasında doğrudan ve spesifik bir ilişkinin bulunması, işaretin mal veya hizmetin bir özelliğini veya kompozisyonunu doğrudan doğruya ve derhal düşündürmesi, bu ilişkinin tüketicinin algısında ekstra bir irdeleme ya da analize gerek olmadan doğrudan kurulabilmesi gerekir.
Yargıtay BİODENGE kararında, “talep edilen mal ve hizmeti karşılayan kavram ile özdeş olan bir işaretin ayırt edicilikten yoksun olduğunu ve herkesin kullanımına açık serbest bir işareti bir şahsın inhisarına vermemek gerektiğini” ifade etmektedir.

Mal veya hizmetlerin özelliklerini sadece çağrıştıran ya da anımsatan işaretler tanımlayıcı olarak değerlendirilemez.

Örneğin, Avrupa Topluluğu Birinci Derece Mahkemesi tarafından “VITALITE” kelime markası “bebek gıdaları, mineral ve havalandırılmış sular” için, “EUROPREMIUM” markası, 16, 20, 35 ve 39. sınıflardaki mal ve hizmetler için; “FUN” markası ise kara taşıtları için tanımlayıcı bulunmamıştır.

Bir kelimenin tanımlayıcı terimden türetilmiş yeni bir kelime olması (telaffuz hataları), ya da bir kelimenin ilgili dilde ya da sözlükte yer almaması onu tanımlayıcı bir işaret olmaktan kurtarmaz. Örneğin, “BIOGENERIX” ibaresi “BIOGENERICS” olarak, “FRESHH” ibaresi ise taze manasına gelen “FRESH” olarak algılanacaktır.

Birden çok anlamı bulunan bir işaretin anlamlarından sadece birisinin, ilgili mal ya da hizmet için tanımlayıcı olması o işareti tanımlayıcı görmek için yeterlidir. Benzer şekilde, bir kelime mal ya da hizmetin özelliğini belirtiyorsa, ilgili mal veya hizmetin aynı özelliklerini belirten ve daha yaygın bilinen başka kelimeler olsa dahi bu kelime tanımlayıcı kabul edilir.

Bir işaretin tanımlayıcı işaret olacak nitelikte kabul edilebilmesi için o işaretin ticari hayatta pratikte kullanılıyor olması şart değildir. Böyle bir kullanım ihtimalinin varlığı dahi yeterlidir. Ancak bu tespitin çok dikkatli yapılması, piyasa tecrübesine dayalı somut bir analizle kullanım ihtimalinin varlığı tespit edilmelidir.

Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvurusu salt onu oluşturan unsurların her birinin ayrı ayrı tanımlayıcı olmasına bağlı olarak reddedilemez. Ancak genel kural, mal ve hizmeti tanımlayan unsurların sıradan bileşkesinden oluşan bir markanın tanımlayıcılık vasfının olduğu yönündedir. Marka onu oluşturan unsurların genel toplamından daha öteye varan bir anlam ve algı yaratıyorsa işaret tanımlayıcı değildir. Özellikle birden çok tanımlayıcı unsurun gerek anlam gerek söz dizimi olarak sıra dışı şekilde bir araya getirilmesi söz konusu değilse, marka tanımlayıcı olarak değerlendirilir.

Tanımlayıcı unsurların sıradışı bir şekilde bir araya getirilerek yepyeni bir anlam kazanması halinde ise işaretin tanımlayı niteliği ortadan kalkar. Kelime markaları hem görsel, hem işitsel hem de kavramsal bir kullanım ve etki alanına sahip olduğundan bu tür markaların bir bütün olarak ilgili tüketici kitlesi üzerinde bıraktığı görsel ve işitsel etkiye bakılır.

Her biri tanımlayıcı nitelikte olan birden fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kelime kombinasyonlarının tanımlayıcılığı konusunda değerlendirilmesi gereken başlıca husus, bu şekilde oluşturulmuş başvuruların birlikte tanımlayıcı bir anlama sahip olup olmadığıdır. Avrupa Adalet Divanının “BABYDRY” kararında ifade ettiği gibi;

“tanımlayıcılık sadece her kelimenin ayrı ayrı anlamına göre değil, birlikte oluşturdukları bütüne göre de değerlendirilmelidir. Tescili talep edilen kelime kombinasyonuyla, ilgili tüketici kesiminin malları/hizmetleri veya onların karakteristik özelliklerini tanımlamak için günlük dilde kullandıkları terimler arasındaki belirgin farklar, kelime kombinasyonuna marka olarak tescil edilmesini sağlayacak derecede ayırt edicilik kazandıracaktır.”

Bununla birlikte; markayı oluşturan kelime kombinasyonunun olağandışı yapısından dolayı, markanın bütün olarak bıraktığı izlenim, kelimelerin tek tek tanımlayıcı anlamından uzaklaşmışsa ve kombinasyon kelimelerin tek tek bıraktığı izlenimden farklı bir genel izlenim ortaya çıkartıyorsa marka tescil edilebilir niteliktedir.

Bununla birlikte, birden çok kelimeden oluşan markalarda kelimelerin bir araya getiriliş şekli oluşan yeni kelimenin tanımlayıcı niteliğini doğrudan etkilemektedir. Ortaya çıkan kelime kombinasyonu hala orta düzeydeki tüketiciler nezdinde ürünün niteliklerini doğrudan ve ekstra bir çabaya gerek kalmaksızın çağrıştırıyorsa bu kelime kombinasyonu da tanımlayıcı niteliktedir. Avrupa Adalet Divanı “DOUBLEMINT” (double = iki kat, iki misli; mint = nane) ibaresini “sakızlar” için tanımlayıcı bulmuştur.

Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu tür kelimeler üzerinde mutlak marka haklarının bir kişinin tekeline verilmesi yerinde değildir. Dolayısıyla, Türkiye’de ve uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan ve yabancı bir dilde tanımlayıcı bir anlamı bulunan kelimeler de 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilir. Özellikle, İngilizce başta olmak üzere ticaret alanında ilgili sektörde yaygın olarak kullanılan dillerdeki anlamlar resen dikkate alınır. Bunun yanı sıra mal veya hizmet grubunun niteliği dikkate alınarak diğer dillerde tanımlayıcı anlamlara rastlanır ve ilgili kelime ilgili sektörde serbest kullanıma bırakılması gereken bir ibare olarak değerlendirilirse başvurunun reddi gerekir.

Bir marka tescil başvurusu, Türkçe karşılığı, tescili talep edilen mal ya da hizmetler için tanımlayıcı bir anlam içeren yabancı dildeki bir kelimeden oluşuyorsa ilgili başvurunun 7/1(c) maddesi kapsamına girdiği kabul edilir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/236, K. 2000/1141 sayılı kararında;

“davacının ticari marka olarak tescil ettirmek istediği CHIFFON sözcüğünün Fransızca’da kumaş adı olduğu, Türkçe’de şeffaf, ince kumaş anlamında kullanıldığı, gerek kelime anlamı gerekse Türkçe’de kullanılma şekli ile cins, çeşit ve vasıf ifade ettiğini” belirtmiştir.

Yabancı dildeki bir kelime talep edilen mal ya da hizmetler için doğrudan tanımlayıcı olmamakla birlikte, yakıştırma yoluyla dolaylı bir anlam yüklenerek tanımlayıcı bir anlama ulaşılması halinde dahi tanımlayıcı nitelikte kabul edilmez ve 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Avrupa Adalet Divanı değerlendirmesi markanın AB üyesi ülke ofislerine yapılmış ulusal bir başvuru olması veya OHIM’e yapılmış bir Topluluk Markası başvurusu olması hallerine göre farklılaşmaktadır. Mahkeme, ulusal bir ofiste tescil edilmiş yabancı dildeki bir kelimenin tanımlayıcılığının tartışıldığı “MATRATZEN” kararında aşağıdaki tespitleri yapmıştır: (Matratzen kelimesi Almanca’da şilte anlamına gelmektedir ve İspanya’da şilteler için 1994 yılında marka olarak tescil edilmiştir.)

“Üye ülkeler arasındaki dilsel, kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar nedeniyle, bir ülkede ilgili mallar veya hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olan bir marka başka bir üye ülkede öyle olmayabilir. Bu nedenle, (…) tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak üye bir ülkenin dilinde ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir markanın başka bir üye ülkede
– tescilin talep edildiği ülkedeki ilgili taraflar kelimenin anlamını tanımadığı sürece
– ulusal bir marka olarak tescil edilmesini engellemez.”

Aynı kararın bir diğer paragrafında ise kararda bahsedilen “ilgili taraflar (relevant parties)”ın kim olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır.

“Ulusal bir markanın tescilin talep edildiği mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ayırt edici veya tanımlayıcı olup olmadığı belirlenirken ilgili tarafların, yani tescil başvurusunun yapıldığı bölgede tescil talebine konu malların veya hizmetlerin ticaretteki ve/veya ortalama tüketicileri arasındaki makul derecede iyi bilgili ve makul derecede gözlemci ve basiretli tarafların, algısı esas alınmalıdır.

Dolayısıyla, bu çerçevede, yabancı dildeki tanımlayıcı kelimelerin tescil edilebilirliği “ilgili taraflar” açısından değerlendirilirken, yalnızca ilgili ülkedeki ortalama tüketicilerin algısının değil, ilgili ülkedeki ticari aktörlerin (diğer üreticiler, hizmet sağlayıcılar, vb.) algısının da dikkate alınması gerekir.

Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır.

Marka başvurusunda yer alan şekil unsurunun ayırt edici niteliğinin bulunmaması veya tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olması ve dolayısıyla başvurudaki tanımlayıcı kelimenin bu özelliğini pekiştirmesi durumunda başvuru bir bütün olarak tanımlayıcı nitelikte kabul edilir.

Tanımlayıcı kelime unsuru ve ayırt edici nitelikteki şekil unsurunun kombinasyonunun tescil edilebilirliği için ayırt edici nitelikteki şekli unsurun, markaya bütüncül bakışta ayırt ediciliği sağlar nitelikteki unsur olup olmadığının değerlendirilmesi ve markadaki esas unsurun tespit edilmesi gereklidir. Bütüncül değerlendirme sonucu ayırt ediciliği sağladığı kabul edilebilecek şekli unsurun, marka örneğinde boyut anlamında baskın veya büyük unsur olması zorunlu olmamakla birlikte, markanın geneline hakim olan, ilk bakışta marka olarak değerlendirilebilecek derecede baskın unsur konumunda olması gerekir. Bu husus değerlendirilirken; tanımlayıcı kelime unsurunu farklı yazım karakterleri kullanarak yazmak, çerçeve içine almak, renkli yazmak, altını çizmek, standart süsleme biçimlerini, basit çizimleri kullanmak, ilgili sektörde yaygın kullanımı bulunan şekillere, basit geometrik şekillere veya hafızada iz bırakmayan silik unsurlara, silüetlere yer vermek tanımlayıcılık durumunu ortadan kaldırmayan hususlar olarak değerlendirilir.

Ayırt edici özelliğe sahip şekil unsurunun markanın geneline hakim olan unsur konumunda bulunmaması, ilk bakışta markanın bütününe hakim olan unsur konumunda olmaması, kelime unsuruna göre oldukça arka planda bulunması, silik veya silüet halinde olması hallerinde şekil unsurunun markaya ayırt edici nitelik katmadığı ve tanımlayıcı kelime unsurunun markanın esas unsuru olduğu kabul edilir.

Örnek:

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/7590, K. 2000/9528 sayılı “COMPUTER BILD” kararında;

“tanımlayıcı unsurun büyük puntolarla yazılmış olmasının tek başına esas unsur algılamasına yol açmayacağı, markadaki esas unsurun tespiti için markanın bütünü itibarıyla ortaya çıkan izlenimin, markanın bütününe hakim olan görünüşün ve ayırt ediciliği vurgulayan imajın tetkik edilmesi gerektiği”

ifade edilmektedir.

Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2004/238 esas 2004/204 karar sayılı
“NUMBER 1” kararında;

“…markanın asıl ve yardımcı unsurlarının belirlenmesi için yapılacak bu tür bir incelemede; markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki esas olduğundan, markanın parçalara bölünerek inceleme yapılması ve özellikle markaların tek başına ayırım gücü bulunmayan tasviri işaretlerden oluşan kısımlarının esas unsur olarak kabulü doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu tür ibareler elbette ki markanın genel görünümüne etkileri ölçüsünde incelemede dikkate alınabilirler. Buna karşılık markanın esas unsurlarının ayırt ediciliği sağlamaya olanaklı olmasına rağmen, markanın genel görünümüne etkisi az olan yardımcı nitelikteki cins belirten unsurların esas unsur olarak nazara alınmaları doğru netice vermeyecektir… Ancak resim yahut şekil, tamamen ön plana geçip esas unsuru oluşturuyorsa marka içerisindeki diğer unsurlar bütünde yardımcı durumunda kalacaklardır.”

şeklinde değerlendirme yapılmaktadır.

Buraya kadar yapılan açıklamalar ve ele alınan mahkeme kararları ışığında şekil ve tanımlayıcı kelime(ler)den oluşan marka başvuruları incelenirken aşağıdaki çok aşamalı test uygulanacaktır.

1. Başvuru şekli unsurun yanısıra tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı kelime(ler) de içeriyor mu?
2. İlk soruya verilecek cevap “Evet” ise, başvuruda yer alan “şekil” tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tek başına marka olarak tescil edilebilir nitelikte midir?
3.İkinci soruya verilecek cevap “Evet” ise ilk bakışta markanın bütününe hakim olan unsur, kelime unsuru mu yoksa şekli unsur mudur?

Yukarıda yer verilen 3 aşamalı testin son sorusuna verilen yanıtın, tanımlayıcı kelime unsurunun markada şekil unsuruna göre açık bir şekilde markanın bütününe hakim olan unsur konumunda olduğunu göstermesi durumunda marka tescil başvurusu reddedilecektir. Bununla birlikte bu bölümde daha önce de belirtildiği gibi, markanın bütününe hakim olan nitelikte olsun olmasın marka başvurusunda yer alan şekil unsurunun ayırt edici niteliğinin bulunmaması veya tescili talep edilen mallar veya hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olması ve dolayısıyla başvurudaki tanımlayıcı kelimenin bu özelliğini pekiştirmesi durumunda da marka tescil başvurusu reddedilecektir.

Eğer son soruya verilecek yanıt markadaki ayırt edici şekil unsurunun esas unsur olarak kabul edilmesi gerektiğini gösteriyorsa, başvuru tanımlayıcı nitelikte bir başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Bu tür durumlarda koruma kapsamının netleştirilmesi, gerek Enstitü incelemesinin sonraki süreçlerinde gerekse muhtemel ihtilaflarda ilgililerin doğru bilgilendirilmesinin sağlanması için esas unsurun şekil unsuru olarak kabul edildiği yönündeki değerlendirme ilgili karar, tutanak ve marka programında belirtilecektir.